Justin „JB” Bolognino, założyciel MetaX LLC, firmy zajmującej się wirtualną rzeczywistością, był w Las Vegas, kiedy dowiedział się, że Facebook zmienia nazwę swojej firmy macierzystej na Meta Platforms.

„Mój telefon właśnie pękał od wiadomości tekstowych, ludzie mówili:„ O mój cholerny Boże. Co do diabła? Co do diabła? Co do diabła? ”- powiedział Bolognino Przedsiębiorca przez lato.

Tak więc po ponad ośmiu miesiącach nieudanych negocjacji w sprawie nazw i znaków towarowych z Facebookiem, obecnie należącym do Meta Platforms, MetaX złożył w lipcu pozew w Sądzie Południowego Okręgu Nowego Jorku.

MetaX ma „Meta” w swojej nazwie od 2010 roku, jak twierdzi jego pozew. MetaX jest reprezentowana przez Pryor Cashman, nowojorską firmę prawniczą.

(Meta Platformy nie odpowiedziały na prośby o komentarz do tej historii.)

MetaX jest jedną z niewielu firm z „Meta” w nazwie, która publicznie złożyła pozew (lub wypowiedziała się na ten temat) w sprawie Zmiana marki Facebooka na Meta Platformy.

Wiele procesów tego typu kończy się ugodą, ale Bolognino wielokrotnie sugerował, że jego cel jest znacznie większy: chce zmusić Meta Platforms, firmę, która w 2021 r. branża rzeczywistości.

„Składamy wniosek o wydanie nakazu i technicznie rzecz biorąc, to właśnie to oznacza” – powiedział Bolognino. „Nie chodzi o zmianę ich nazwy, ale o uniemożliwienie im używania ich nazwy w tej branży”.

Mimo to Julie Tolek, prawniczka zajmująca się znakami towarowymi i szefowa działu znaków towarowych w Caldwell Intellectual Property Law (która nie jest zaangażowana w tę sprawę) powiedziała Przedsiębiorca że mała firma, taka jak MetaX zdobycie znaku towarowego garnitur z firmy tak dużej jak Meta Platforms byłoby trudne.

Wygląda jednak na to, że Bolognino może próbować dokonać niemożliwego — prawdziwy znak firmowy Dawid kontra Goliat.

Co jest w imieniu?

Bolognino stworzył MetaX w 2010 roku. Firma zapewnia markom marketing, strategię i produkcję z wciągającymi elementami opowiadania historii, takimi jak rzeczywistość rozszerzona lub interaktywne instalacje. Powiedział, że do stworzenia firmy zainspirowała go miłość do życia muzyki i oglądania występów artystów cyfrowych.

„[The company is] o upewnienie się, że my, jako marka, Meta, a także ci artyści… uzyskaliśmy uznanie, zapłatę i prawa własności intelektualnej, na które zasługujemy” – powiedział.

W swoim pozwie MetaX twierdzi, że Meta Platforms pracuje w tej samej branży z tymi samymi klientami i świadczy te same usługi – takie jak wciągające doświadczenia na Coachelli, podczas gdy Meta Platforms twierdzi, według Bolognino, że działa w innej branży – jedna to „ firma zajmująca się technologiami społecznymi a drugi „wielozmysłowe doświadczenia na żywo” firma.

Bolognino serdecznie spiera się, że bierze. Meta Platforms kupiło wiele start-upów wirtualnej rzeczywistości (chociaż FTC próbowała zatrzymać trwający od lat szał zakupów, w przypadku jednego przejęcia).

Jedną z najważniejszych koncepcji w ocenie naruszenia znaku towarowego jest jednak „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd” zgodnie z USPTO. Sprowadza się to do tego, czy znaki towarowe mają na tyle podobną nazwę i logo (i należą do na tyle podobnej grupy towarów lub usług), że konsumenci mogą je pomylić.

„Nie miesza się czekoladek Dove z mydłem Dove” – powiedział Shymane Robinson, główny prawnik w True Lawyer z siedzibą w Chicago. (Jej firma pomaga przedsiębiorcom ze znakami towarowymi i nie jest zaangażowana w sprawę.)

Po przejrzeniu tej sprawy Robinson powiedział Przedsiębiorca był to „klasyczny” kandydat do „odwrotnego zamieszania”, czyli wtedy, gdy domniemany sprawca naruszenia lub późniejszy zgłaszający znak towarowy jest większy niż mniejsze przedsiębiorstwo i może przytłoczyć rynek i pokonać go ze względu na swój mniejszy rozmiar. Przypadki te często zależą od tego, jak „silny” jest znak mniejszej firmy, która jako pierwsza miała znak towarowy.

Długa lista spraw sądowych

Przedstawiciele innej firmy z „Meta” w nazwie, MetaCompany, startupu, który nie wypuścił jeszcze żadnych produktów, powiedzieli Przedsiębiorca pod koniec września wysłał pisma o zaprzestaniu działalności do Meta Platforms, ale nadal szukał przedstawiciela prawnego, który postawiłby firmę przed sądem za naruszenie znaku towarowego.

MetaCompany twierdzi, że Meta Platforms zaproponowało ugodę, ale kwoty były „skąpe” i że nie planuje sprzedaży, nazywając takie oferty zarówno „marnymi”, jak i „krwawymi pieniędzmi”.

Meta Platforms rozpatruje również pozew złożony na początku września przez firmę Metacapital Management, firmę inwestycyjną, która twierdzi, że używa swojego znaku od 2001 roku, uzyskała znaki towarowe w 2002 roku, i domaga się odszkodowania w wysokości 60 milionów dolarów. Metacapital nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Podobno planuje również pozwać Meta, prawdopodobnie za naruszenie znaku towarowego, Meta PC, która buduje bardzo wydajne systemy komputerowe dobrze nadające się do gier. Firma podobno powiedziała, że ​​chce 20 milionów dolarów za znak, ale odmówiła potwierdzenia Insiderowi. Przedsiębiorca nie był w stanie znaleźć publicznie dostępnego towarzyszącego pozwu ani skontaktować się z firmą w celu uzyskania komentarza.

Nadal, wygląda na to, że Meta Platforms jest zainteresowana wydaniem pieniędzy na niektóre zasoby znaków towarowych Meta. W grudniu 2021 roku firma kupiła aktywa znaku towarowego Meta Financial Group za zgłoszone 60 milionów dolarów. Meta Platforms pokonało również w listopadzie i lutym Dfinity Foundation, organizację non-profit skupioną na łańcuchu bloków, twierdząc, że ich dwa logo nieskończoności są zbyt podobne.

Dawid kontra Goliat

Josh Gerben, prawnik zajmujący się znakami towarowymi oraz założyciel i partner zarządzający Gerben Intellectual Property powiedział Przedsiębiorca że Meta gra w „trójwymiarowe szachy”, starając się wykupić aktywa znaków towarowych, zwłaszcza tych z wczesnymi datami zgłoszenia.

Podczas wyszukiwania w elektronicznym systemie wyszukiwania znaków towarowych (TESS) Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych firma Meta Platforms złożyła setki wniosków o rejestrację znaku towarowego „Meta” i powiązanych znaków.

Jedna rejestracja znaku towarowego, którą nabyła Meta Platforms, ma datę „pierwszego użycia” nazwy „METAVR” we wrześniu 1996 r.

Przedsiębiorca dokonał przeglądu około 120 wniosków TESS dotyczących znaków „Meta” i Meta należących do Meta Platforms. Udało nam się również zlokalizować co najmniej jedno przeniesienie 28 znaków towarowych na Meta Platforms z innej firmy.

„[Meta Platforms] wyszło i nabyli inne znaki towarowe, które miały w sobie daty pierwszeństwa, tak daleko, jak tylko mogły sięgać lat, zanim Facebook zdecydował się zmienić nazwę” – powiedział Gerben.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o zgłoszenia znaków towarowych, jeśli dotrzesz tam pierwszy, będziesz miał „priorytet”, a osoby, które przyjdą po tobie, będą podlegać twoim roszczeniom, powiedział Gerben, ale kupowanie znaków towarowych z wcześniejszymi datami pierwszeństwa „jest ekstremalny krok”.

„To, dla mnie, bardzo wyraźnie, było prawdopodobnie [a Meta Platforms] decyzja marketingowa, a prawnicy próbują wokół niej budować” – dodał.

Meta Platforms również złożyło wniosek zgłoszenie znaku towarowego dla „Meta” w dniu 28 października 2021 r., tego samego dnia, w którym firma ogłosiła globalną rebranding, nadając im znak towarowy na nowym logo i nazwie Meta infinity w dziedzinach od oprogramowania komputerowego po tokeny kryptograficzne.

The Chan Zuckerberg Initiative, organizacja charytatywna założona i należąca do założyciela Facebooka Marka Zuckerberga i jego żony Priscilli Chan, również posiada znak towarowy „Meta” (zgłoszony w 2015 r.) dla administracji biznesowej i reklamy. Jednak Meta Platforms kupiło go od tego czasu, na podstawie przeglądu statusu znaku towarowego na TESS.

Firma Bolognino, MetaX, ma zgłoszenie znaku towarowego data zgłoszenia styczeń 2016 r. z datą „pierwszego użycia w handlu” w maju 2015 r. dla „wydarzeń wykorzystujących rzeczywistość cyfrową, wirtualną i rozszerzoną”.

Jednak, aby znak towarowy zachował ważność, firma musi również udowodnić, że używa znaku nieprzerwanie (lub przerwała z zamiarem wznowienia) od daty pierwszeństwa lub daty handlowej, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

Adwokat wymienił to w wielu zgłoszeniach znaków towarowych Meta Przedsiębiorca recenzowanym był Anthony J. Malutta z Kilpatrick Townsend. Nie odpowiedział na naszą prośbę o komentarz.

Czy MetaX ma szansę?

Tolek powiedziała, że ​​potrzeba „czystych jaj”, aby przejąć firmę taką jak Facebook i że normalnie nie miałaby wielkich nadziei na tego typu sprawy. Ale zwraca uwagę na niedawną historię Happy Belly Bakes, małej firmy w Indiach, która wygrała czteroletnią bitwę o znak towarowy z Amazonem, aby powstrzymać go przed używaniem znaku w Indiach z powodu „odwrotnego zamieszania”.

„Myślę, że jeśli taka mała firma może to zrobić, to teoretycznie MetaX może to zrobić” – powiedziała.

Tolek zgodził się ponadto, że strategia firmy dotycząca znaków towarowych była niezwykła. Twierdzi, że istnieją aplikacje na takie rzeczy, jak maski medyczne, które są znakami towarowymi Meta, co mogło być po prostu próbą „przykucnięcia” nazwy Meta.

Gerben powiedział, że Bolognino może mieć sprawę, ale spory dotyczące znaków towarowych są notorycznie drogie.

Uregulować czy nie uregulować

Pomimo pytań dotyczących dat pierwszeństwa i zapału Bolognino, Gerben twierdzi, że przegrana Meta Platforms z MetaX jest „wysoce nieprawdopodobna”.

Jeśli MetaX się zgodzi, może to wyglądać jak licencja, wypłata dla MetaX, a nawet zgoda na współistnienie, powiedział Tolek. Ale Bologno dał do zrozumienia, że ​​nie chce się umawiać.

„To, czego naprawdę chcemy bardziej niż czegokolwiek innego, to pociągnięcie ich do odpowiedzialności” – powiedział Bolognino. MetaX również nie chce umowy licencyjnej, ponieważ „szkoda została wyrządzona” – dodał.

Na pytanie, czy hipotetyczny miliard dolarów skłoniłby ich do ponownego rozważenia i pozwoliłby Meta Platforms nadal używać znaku w wirtualnej rzeczywistości, prawnik MetaX, Nicholas Saady, odmówił odpowiedzi.

– Ale wiesz, co jest fajniejsze niż miliard dolarów? — powiedział Bologno. „Uczciwość.”

MetaX nie odpowiedział na kilka z nich przedsiębiorcy kolejne prośby o komentarz.